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你的公司是否有必要在中国和美国申请商标?


晓晖国际律师事务所


无论美国还是在中国,一个公司的产品要想打开市场,一定要有其独特的明显区别于其他产品的品牌。一个成功的知名品牌会让公司财源滚滚,但公司的品牌一旦被抢占或侵权, 其后果也不堪设想。 所谓品牌, 在法律上的意义就是商标。 是不是要申请商标和保护商标是摆在所有企业家面前的一个重要问题。

申请商标的益处

商标主要分为商品商标(trademark),服务商标(service mark),集体商标(collective mark)和证明商标 (certification mark)。申请了商标就是让企业拥有了对其商标的专用权。商标注册是对商标得到法律保护的前提。尤其是在中国,采用“申请在先”(First to file)原则,也就是谁先申请谁就获得商标的专用权。如果一个商标实际使用了多年,但是没有及时注册,而被别的公司捷足先登,抢先申请注册了,就会痛失机会,而得不到对该商标的专用权。在竞争激烈的经济活动中,如果辛辛苦苦创立起来的品牌及其商誉,由于自身没有意识到去保护注册,而被公司的竞争对手恶意抢注,商标的最先使用者反而不能使用自己的商标,瞬间就会将打拼出来的市场拱手让人。未注册的另外一个后果是,未注册商标很有可能会和使用在相同或类似商品上的已注册商标相同或相似,从而发生侵权行为而遭已注册商标的公司提起诉讼。

那么,在采用“使用在先”(First to use)原则的美国,是不是注册商标就不那么重要了呢?回答是否定的。在美国联邦注册商标可以享受广泛的权利和保护。首先,在联邦注册商标,就获得了对商标所有权的证明,注册是对商标拥有权的认可。在美国联邦注册商标还可以起到通知公众的作用,让日后的侵权者无法申辩自己是在不知情的情况下使用商标的,从而影响到赔偿额的确定。美国联邦商标法还规定,只有在联邦注册的商标的侵权案才能在联邦法院提起,因为联邦法院一般比州法院效率高,法官的案件审理水平也相对高些,这对被侵权的原告是有利的。另外,联邦注册商标连续使用五年后,经过申请可获得不可争辩性,这意味着今后他人就不能对于商标的有效性和专有权再提出抗辩。

中美申请注册商标的管理机构和时效

在美国注册商标,是由美国商标和专利局(USPTO)来负责处理,这个机构也负责处理专利申请的事务。在中国则是由国家工商管理局商标局负责商标注册和管理工作,专利申请和管理则是由另外的国家专利局负责。申请商标要经过检索、申请、审查、公告、异议、发证等阶段,在中国和美国申请商标注册一般都需要经过12至18个月才能完成。注册有效期为十年,到期之前可以申请续展,每次续展有效期仍为十年,续展次数不限。但在美国申请注册的申请人需要在第五年和第六年间提供该商标在继续使用的保证。

在美国注册商标的四个基础

1)已经使用 (Use in Commerce)

商标已在美国国内或对外贸易中使用的,就可依据“已经使用”作为基础提起申请。此类申请在一开始申请的时候就要提供出产品已经使用商标的证据,即要提供出该商标最早的使用时间和使用实样(specimens)。有效的实样可包括用在产品上的标签,包装和其他能反映出该商标被使用的实物的照片。若是服务商标,使用实样还可以是印有商标的名片、发票、公司信纸等等。这个申请程序比较简单,在美国专利商标局确认没有异议后就可以颁发商标注册证,而不需要再补交其他材料。

2)意向使用 (Intent to use)

如果申请人有真实的意愿打算在美国商业中使用商标,则可以用“意向使用”作为商标申请的基础。此类申请在最初申请时,只需提供申请书和商标要本,而暂时不需要提供商标使用的实样。只要在美国专利商标局(USPTO)公告之前提供使用声明修正(Amendment to allege use)及实样或在公告期满USPTO颁布接收通知(Notice of Allowance)后提供使用宣告(Statement of Use)及实样。这样,原来的“意向申请”就可转为“已经申请”,若无异议就可颁发注册证。如果申请人在此期间,还是来不及提供实样,可申请延期6个月,共可延5次,不能超过三年,否则该商标注册就会被撤销。

3)外国注册(Foreign Registration)

如果申请人已在其他国家注册,则可以这个基础在美国提出申请。此程序比较简单,关键是要提供出和在其他国家注册证上一样的商标样本,并递交一份经证明的国外商标注册证的复印件和经宣誓的英文翻译件。比如中国工商管理总局商标局颁发的商标注册证明和由各级工商局盖章证明的说明与原件一致的注册件复印件,美国专利商标局是会予以承认的。

4)外国优先权(Foreign Priority)

根据巴黎公约的规定,商标注册申请人在一个国家递交申请的6个月内,在美国或其他巴黎公约的成员国提交申请便可获得优先权,也就是在美国的申请日可以追溯到在另外一个国家的最初申请日。如果商标申请被最初申请的国家批准,那么向美国专利商标局递交的申请也能相应地获得批准。此类申请有其很大的优越性,但同时也具有风险。

是否要在中美两国注册商标

在一个国家注册商标,就只能在那个国家受到保护。换言之,并非在一国申请注册了商标,就能在全球范围内得到保护。若你的公司在中、美及其他国家都有业务,那就需有战略性地采取措施使其商标在想要得到保护的地域都获得保护。

商标在多国受到保护的途径基本有两种。第一,在各个国家逐一注册,即分别向各国的商标主管机构申请注册,使商标得到保护。第二,可根据国际协定, 进行商标的国际注册。

对于商标在国际上的保护, 最重要的两个国际协定是《保护工业产权巴黎公约》(Paris Convention)和《国际商标注册马德里协定》(Madrid Agreement)。若是选择在各国逐一注册,假如需要在很多国家注册的话,手续会比较繁琐, 但在各国直接申请,容易掌握申请进程,而且商标的拥有者可根据《巴黎公约》申请优先权。简单说来,就是如果一个商标所有人在巴黎公约的任何一个成员国提出了注册申请,其后又在另外一个成员国就同一个商标在相同商品上提出,那么,根据巴黎公约,可在第一次申请的六个月内要求优先权。例如,若你的公司在美国首先申请注册了商标,在申请后的六个月内又在中国申请了同一商标,那么在美国第一次申请商标注册的日期,就被视为在中国的申请日期。因此,一个企业若要在多国注册公司,要非常重视优先权的争取,在首次申请商标后, 要在短期内设法申请优先权,以求最大限度地保护申请注册了的商标。

要想达到在多国有效率地注册商标,也可采用马德里国际注册。其优点在于省时、省力、省钱。商标注册只须提交一次申请,使用一种语言,交纳一次费用。商标国际注册的条件和要求是注册申请人必须是马德里协议的一个成员国的法人或自然人,并在那里要有真实、有效的工商营业所,其次必须向此成员国商标主管机构先按常规申请注册商标,然后才可据此常规申请通过最初受理的成员国的商标管理机构向国际知识产权组织(World Intellectual Property Office)申请国际注册, 叫做延伸保护请求(Request for Extension of Protection)。商标国际注册的申请手续必须通过成员国的商标管理机构向国际局统一办理,国际局不受理单个企业的自行申请。若申请在12个月内(或延至18个月内),没有被驳回, 则该商标就得到了保护。巴黎公约的优先权申请的便利同样适用于国际商标注册。

中国在1989年就加入了马德里协定,美国则是2003年才加入马德里协定,之前马德里协定成员国主要是欧洲国家,美国的加入无疑对对世界知识产权的有效保护起到了很大的推动作用。之前,在中国申请注册的商标若要在美国得到保护的话,还要重新在美申请,现在可充分利用马德里协议体系的便利性通过国际注册的途径在美国注册商标。国际注册的优点当然很明显,但同时也有一些不足之处。马德里协定规定,各国的商标管理机构必须在接到国际局的国际注册申请的18个月内做出审查通过或驳回申请的决定,这个审批时间往往少于各国的国内审批的时间,有可能会造成审批机构因为时间仓促而倾向性地做出驳回的决定,这对申请者是不利的,这样申请人就得在那个国家请律师抗辩。 另外,国际注册申请是以母国的基础申请为依据的,如果基础申请被否决,那么整个国际注册也就全军覆没,除非成功申请把国际注册转化为在各国的国内注册,但转化申请是要付出代价的,比如额外的律师费和申请费。

一个美国公司或中国企业是否要在中美两国注册商标,不是一个黑猫白猫一刀切的简单问题,需要根据公司的经营情况,公司未来市场的开拓前景,及公司现有商标注册的情况和律师慎重讨论,有策略地来确定有效的注册和保护方案。

商标被侵权怎么办

商标被侵权的情况一般有这么几种:未经商标所有者允许在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的标志; 销售假冒注册商标的商品; 仿冒或未经许可代理注册商标商品等等。

在中国,如果商标被侵权,可以通过四个途径来追究侵权者的责任,维护商标持有者的权利:1) 将侵权者告至工商管理机关,这是比较快捷且费用较低的处理方法,工商管理部门经过调查,一旦侵权,可以责令侵权者停止侵权行为,没收或销毁有关产品,并予以罚款; 2) 报告公安机关查封没收仿冒产品,这也是一条快速有效之路;3)请求海关没收仿冒产品,这个方法主要是针对跨国间的著名品牌仿冒违法行为;4)诉之于法院,请求侵权者停止侵权,并要求赔偿损失。

在美国,被侵权者最主要的补救方式就是通过诉讼来解决侵权问题,除了禁制令外,联邦商标法给予了被侵权者很多要求损害赔偿的权利,损害赔偿的范围可包括被告的赢利, 原告遭受的实际损失,及原告失去的利润。如果侵权者被认定其侵权行为是明知和故意的话,则可以课以高达原告的实际损失的三倍的罚金。

怎么防范商标被侵权

商标侵权的事件时有发生,尤其是知名品牌。那如何将商标侵权减少到最低限度呢?无论是在中国或美国,以下措施不妨借鉴一下: 1)在产品进入某个市场前,若有合作对象,则先应该和合作对象商量约定来维护注册商标的有效性,以免商标被合作者滥用;2)与分销商等签订商标许可使用协议并在商标管理机关登记此类协议; 3)在公司内部对全体员工普及商标保护的知识,力求在日常的经营中也要保护商标; 4) 雇佣当地的律师事务所密切观察有可能的侵权行为; 5)在产品的“注册商标”旁加注符号a,以示告知广大的消费者,谨防假冒。




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