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公司商标如何在美国不被抢注及应对防范方法


晓晖国际律师事务所


如何使公司产品的标识区别于其他产品,如果能保护公司的产品在美国不遭受知识产权方面的侵犯,是在美国运营公司的企业所无法回避的问题。越来越多的中国公司和其美国合作方把中国的产品卖到美国,或把服务推进到美国,对于这些来美投资或者与美国企业合作意在把产品推向美国市场的中国企业,如何在拓展市场的同时不让公司产品商标受侵犯和抢注,是必须重视的一个问题。在美国,首先需要对产品进行商标注册是保护品牌和标识的有力保护措施。其次,如果发生抢注等侵权发生,必须通过商标诉讼的法律途径来有效地夺回商标权。

美国商标法奉行的是商标使用在先的原则,这跟中国商标法不同,中国商标法实行的是商标注册在先原则。那是否在美国就不需要注册商标来保护产品,回答非也。虽说美国使用的是使用在先的原则,但在美国取得联邦注册的商标有非常多的优势和权利。第一,可以抵制以后在全美范围内所有后来的善意使用,第二,联邦商标的注册所有人可以在联邦法院起诉商标侵权案件,即可申请联邦法院的管辖权;第三,美国联邦商标注册人有资格获得三倍于损失的赔偿,但必须证明侵权是故意的 ;第四,联邦注册商标事先被认定所注册商标是有效的,注册经过五年以后可以成为不可抗辩的商标,可用以对抗第三方的异议;第五,联邦商标注册可以在美国海关登记商标注册以防进口货物的侵权。

因此,在美国保护商标的首要措施是在美国合法注册联邦商标。美国商标保护的对象是商品或服务上使用的标识。用在商品上的商标如奔驰,Microsoft;用在服务上的标识,如FedEx,Citibank等等。美国商标注册的类别参用国际分类标准,把所有的商品和服务归为45大类,例如医疗仪器是10类,纸类产品和印刷品是16类,教育和娱乐服务是41类酒店和餐馆服务是43类,申请人可以根据产品和服务类别的具体情况,选择单项申请或多项申请。

在美国申请商标,不需要在申请的时候就已经开始使用商标,联邦注册制度允许申请意图使用商标 (intent-to-use),申请人最长可有三年的时间将意图使用商标转化为实际使用商标 (actual use)。也就是说产品商标或服务标识可以先申请上去,等真正使用了该商标再提供使用证明来最终获取联邦商标注册的成功。

总体上说在美国首先要通过及时注册商标来保护公司的商业权益和防止被抢先注册,但是有些时候,中国企业或其美国合作方还未来得及在美国注册商标来保护权利,已经被其他公司在美国抢先注册了他们已经使用了的商标或服务标识。中国企业往往误认为自己的产品已经在中国注册过了没关系,但是即便在中国是驰名商标,在国外仍然很容易被别的商家抢注。

被抢先注册的商标,如果拥有方能证明在国外早于其他商家使用过此商标,那还是有可能在美国争取到重新夺回商标权。因为美国商标法崇尚的是使用在先原则,所以,被侵权方确实最早使用被抢注的商标,那么被侵权方就有在先使用权。可以用控告侵权方在申请时做虚假宣誓的理由向美国商标局要求撤销其注册的商标。撤销成功后,可以再重新注册一个合法有效的商标。




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